Избегайте этих 5 причин отказов в регистрации товарных знаков

1. Вероятность возникновения путаницы

 

Наиболее частой причиной отказа в регистрации товарного знака является «вероятность возникновения путаницы» между вашим предлагаемым товарным знаком и уже зарегистрированным товарным знаком (или товарным знаком, по которому ранее была подана заявка и который находится на рассмотрении). Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) определяет, что вероятность возникновения путаницы существует, если:

• Два товарных знака схожи.
• Товары или услуги сторон настолько связаны, что потребители могут ошибочно считать, что они исходят из одного источника.

 

Вероятность возникновения путаницы может быть признана даже в том случае, если два товарных знака не идентичны и даже если они не принадлежат к одной и той же «классификационной категории» товаров или услуг, указанной в USPTO (при этом они должны быть «связаны» или, по крайней мере, схожи). Также для отказа в регистрации не требуется доказательство фактической путаницы – достаточно того, что товарные знаки схожи настолько, что могут вызвать «вероятность» путаницы относительно источника происхождения товаров или услуг.

 

Вот некоторые примеры конфликтующих товарных знаков, которые, по мнению USPTO, могут ввести потребителей в заблуждение (второй знак в примере – это уже зарегистрированный товарный знак):

• 21 CLUB для мужской, женской и детской одежды был признан схожим с 21 CLUB (стилизованный) для ресторанных услуг и полотенец.
• STEELCARE INC. для мебели, офисной мебели и реставрации оборудования был признан схожим с STEELCASE для офисной мебели и аксессуаров.
• JOSE GASPAR GOLD для текилы был признан схожим с GASPAR ALE для эля.

 

2. Описательность и вводящая в заблуждение описательность

 

«Просто описательные» товарные знаки указывают на качество, назначение, функцию, характеристику, ингредиент или использование товаров или услуг. Для признания товарного знака описательным не требуется, чтобы он охватывал все эти характеристики – достаточно, если он указывает хотя бы на одну значимую функцию, атрибут или свойство. Регистрация просто описательных товарных знаков будет отклонена, если только вы не сможете доказать, что общественность воспринимает ваш товарный знак как уникальный (то есть он приобрел «вторичное значение»).

 

Примеры просто описательных товарных знаков:

• THEATL (эквивалент THE ATL, распространенное прозвище Атланты, Джорджия) для изданий, содержащих новости и информацию об Атланте.
• OATNUT для хлеба, содержащего овес и лесные орехи.
• URBANHOUZING для услуг в сфере недвижимости.

 

«Вводяще в заблуждение описательный» товарный знак неправильно описывает качество, назначение, функцию, характеристику, ингредиент или использование товара или услуги (то есть представляет эти элементы в неверном свете). Если эксперт также сочтет, что кто-либо может поверить в это заблуждение, регистрация товарного знака будет отклонена. Однако такой товарный знак может быть зарегистрирован, если он приобретет вторичное значение.

 

В отличие от этого, полностью «вводящие в заблуждение» товарные знаки никогда не подлежат регистрации. Такие знаки аналогичны вводяще в заблуждение описательным, но при этом присутствует дополнительный элемент: доказательства того, что введение в заблуждение влияет на решение потребителя о покупке товаров или услуг. Это соответствует основной цели законодательства о товарных знаках – защите потребителей от обмана и путаницы.

 

Примеры:

• TITANIUM для автофургонов, не содержащих титана, был признан вводяще в заблуждение описательным (и мог быть зарегистрирован при наличии вторичного значения).
• ORGANIK для одежды из хлопка, который не был органически выращен и не был свободен от химической обработки, был признан полностью вводящим в заблуждение (и поэтому не подлежал регистрации).

 

Разница между этими случаями заключается в том, что в случае ORGANIK было доказано, что ложное представление о товаре являлось значимым фактором в принятии решения о покупке, тогда как в случае TITANIUM такого доказательства не было.

 

3. Географически описательные, вводящие в заблуждение и обманчиво вводящие в заблуждение товарные знаки

 

Эти термины аналогичны обсужденным выше.

• Географически описательные товарные знаки «преимущественно» и точно указывают на географическую область, в которой производится товар или оказываются услуги. Примеры: BANK OF TEXAS, YELLOWSTONE OUTFITTERS.

 

Такие знаки считаются «слабыми» и имеют узкую защиту. Они могут быть зарегистрированы только в Дополнительном реестре USPTO, пока не приобретут вторичное значение. После этого они могут быть перенесены в Основной реестр, предназначенный для сильных и отличительных товарных знаков.

• Географически вводящие в заблуждение товарные знаки представляют собой географические названия, которые не точно указывают место происхождения товара или услуги. Они могут быть зарегистрированы при наличии доказательств вторичного значения.
• Географически обманчиво вводящие в заблуждение товарные знаки также содержат географическое название, но с доказанным фактом, что ложное указание места происхождения было значимым фактором для потребителей при выборе товара или услуги.

 

Такие товарные знаки никогда не подлежат регистрации, даже если приобретут вторичное значение. Пример: KUBA KUBA для сигар и табака, которые не происходят из Кубы и не изготовлены из кубинского табака.

 

4. Фамилии

 

Товарные знаки, состоящие только из фамилии, могут быть зарегистрированы, только если они приобрели вторичное значение. Если потребители ассоциируют фамильный знак с вашей продукцией или услугами, а не с вашей фамилией, такой знак подлежит регистрации. Примеры товарных знаков, основанных на фамилиях: McDonald’s, Ford, Kellogg’s, Dell.

 

5. Оформление (орнаментальность)

 

Если ваш товарный знак является декоративным элементом товара, а не служит для идентификации производителя, его регистрация будет отклонена.

 

Примеры:

• Логотип спортивной команды на кепке, если эта команда не производит кепки.
• Надпись с цитатой на футболке, если она не идентифицирует производителя (например, Hanes или Champion).